Panamá redefine su concepto del uso de marcas

Panamá redefine su concepto del uso de marcas

Con la suscripción de Panamá a una serie de tratados relacionados con la propiedad industrial, nuestras leyes internas han cambiado para volverse más territoriales; el uso de una marca es nuevamente territorial, por lo que su registro se convierte en imprescindible para su protección.

El uso como base para protección

En Panamá, como sucede en la mayoría de los países de todo el mundo, el derecho a registrar una marca se adquiere mediante su uso inicial en el comercio. Siguiendo este principio, los titulares de marcas tenían derecho a impugnar otras aplicaciones y registros de marcas, basando sus acciones en el uso previo y el registro de las mismas, en el territorio en el cual se solicitaba el registro, atendiendo al principio de territorialidad. Sin embargo, en Panamá, se promulgó en el año 1996, una ley de propiedad industrial que introdujo una definición o interpretación de uso bastante peculiar, en el sentido de que no era territorial. Como se desprende de la definición contenida en el mencionado documento legal: «Se entiende por uso de una marca, la producción, fabricación, elaboración o confección, de artículos, productos  o mercancías, y la prestación de servicios amparados por tal marca, seguidas de su colocación en el comercio nacional o internacional.» (artículo 101 de la Ley 35 de 1996).

El alcance de la definición de uso citada arriba, incluso se amplió mediante la reglamentación de la Ley N º 35, que dice lo siguiente: «Se considerará uso de una marca de producto, la colocación en el mercado nacional o internacional de los productos, artículos o mercancías designados bajo la misma, ya sea que estos hayan sido producidos, fabricados, elaborados o confeccionados en la República de Panamá o en el extranjero … «(Artículo 79 del Decreto Ejecutivo N º 7 de 1998).

Al permitir pruebas de uso en el extranjero y considerarlas válidas por los tribunales panameños, era muy fácil para los propietarios de marcas extranjeras proteger las mismas. Por más de 15 años, estos propietarios ni siquiera requerían solicitar un registro de marca en Panamá para proteger sus derechos. Por lo tanto, los propietarios de marcas extranjeras sólo estaban obligados a presentar evidencia de que sus marcas se habían utilizado en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de un registro de marca, ni el uso de la misma en nuestro país, para oponerse y evitar exitosamente registros de terceros en Panamá.

Esta peculiar definición no territorial de uso entró en vigencia porque el pequeño mercado de Panamá para marcas extranjeras no era en sí atractivo, y por lo tanto, los propietarios de marcas extranjeras por lo general no registraban su marca en Panamá; a pesar de su ubicación geográfica, la Zona Libre de Colón, el Canal de Panamá y el hecho de que el país es en general un centro de tránsito de mercancías; pero Panamá era un mercado para los comerciantes ávidos que solían registrar marcas idénticas o similares a las marcas extranjeras no protegidas. Luego, en el año 1996 Panamá adoptó la definición de uso no-territorial con el fin de ofrecerles protección a los legítimos propietarios de las marcas extranjeras, y disminuir las posibilidades de piratería de marcas en la región.

Después de muchos años, debido a que el mercado de Panamá se ha vuelto atractivo no sólo para los titulares de principales y exclusivas marcas;  a que el país se ha convertido también en un gran centro de distribución y logística para toda América Latina; y debido a que los titulares legítimos están usando sus marcas en el territorio de Panamá; recientes iniciativas legislativas que modifican la Ley de Marcas de Panamá, mediante la Ley 61 de 2012, han cambiado la definición de uso, como en la mayoría de los países, basándose en el uso territorial.

El uso en Panamá se basa ahora en la territorialidad

La definición de uso en Panamá es actualmente la siguiente: « Se entiende por uso de una marca la colocación en el mercado nacional de los productos identificados con la marca, ya sea que estos hayan sido producidos, fabricados, elaborados o confeccionados en la República de Panamá o en el extranjero. Se entiende por uso de una marca de servicio la prestación de los servicios amparados por dicha marca en el comercio nacional. También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

» (Artículo 101 de la Ley 35 de 1996, modificado por el artículo 43 de la Ley N º 61 de 2012).

 La consecuencia inmediata que el cambio de dicha definición ha traído para los titulares de marcas es que, con el fin de adquirir el derecho de registrar una marca, la misma debe ser utilizada en Panamá; por consiguiente el uso local es esencial para los propietarios de marcas extranjeras, si tienen previsto tenerlas protegidas.

¿Por qué registrarse?

La protección de los derechos de propiedad intelectual es una clave fundamental para el desarrollo de negocios y para impedir que personas se aprovechen de los derechos de propiedad intelectual de otros.

Con el fin de proteger a los titulares de marcas frente a los falsificadores, el registro de sus marcas es imprescindible en Panamá. Con este principio en mente, para proteger y defender una marca en nuestro país es necesario que la misma sea usada y registrada.

Si una marca, ya sea renombrada o no, no está registrada en Panamá, no hay probabilidad de que se puedan realizar acciones en contra de productos falsificados que circulen o que transiten nuestro país. Teniendo esto en mente y teniendo en cuenta que Panamá es un lugar clave para proteger los activos de PI (con el principio de territorialidad ya involucrado en las definiciones de uso), la forma más eficaz de proteger una marca es registrarla en nuestro país.

Panamá promulgó recientemente varios tratados internacionales relativos a las marcas, como el Tratado sobre el Derecho de Marcas, permitiendo registros multi-clase en nuestro territorio, lo cual es beneficioso para los propietarios de marcas que buscan reducir los costos en los registros.

Dado que el uso local es ahora imprescindible para obtener el derecho a registrar una marca, tener la misma registrada en nuestro país significa que las pruebas de uso deben existir en Panamá, de lo contrario un registro de marca puede ser impugnado si la marca no ha estado en uso, a nivel local, por un período de cinco años consecutivos antes de que la demanda  del «no – uso» pueda ser llevada a nuestros tribunales.

Basado en la definición antes mencionada de uso, se requerirá la colocación de productos en el mercado panameño o de la prestación de los servicios en nuestro territorio, por lo que los titulares de marcas deben considerar la opción de mantener “políticas mínimas de uso” promulgadas para asegurar que los registros de marcas permanezcan vigentes en Panamá.

Es una realidad que América Latina es un mercado emergente muy atractivo para los productores de Asia, América del Norte y Europa, cuyos productos de marca están inundando los crecientes mercados latinoamericanos; buscando aumentar sus economías después de la conocida crisis financiera en los países con una economía comúnmente fuerte. La mayoría de los productos que llegan al mercado de América Latina hoy en día pasan por el Canal de Panamá, los puertos panameños, o la Zona Libre de Colón. Por lo tanto, ya sea que se planee proteger una marca, registrándola en Panamá, para su posterior uso en el país o región, o porque Panamá es la puerta al resto de los mercados emergentes de América Latina, Panamá debe estar siempre en la lista de países que registran y utilizan una marca por su ubicación clave, su canal y puertos utilizados para el transbordo de mercancías, lo que convierte a Panamá en un punto estratégico para embargar y procesar mercancía falsificada.